La “Vespa” non si tocca: la forma del ciclomotore ha un “carattere iconico” che la contraddistingue in tutto il mondo, rappresentando un marchio che va protetto dai tentativi di imitazione.
La battaglia legale tra Piaggio & C. SpA (“Piaggio”) e Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (“Zhejiang”), iniziata nel 2014, si è conclusa a favore della Piaggio il 29 novembre 2023 con la decisione del Tribunale UE nella causa T‑19/22.
Il 25 marzo 2013, Piaggio aveva presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) una domanda di registrazione di marchio europeo tridimensionale corrispondente alla forma di uno scooter “Vespa”, di cui si riporta l’immagine depositata presso la sede di Alicante:
La richiesta viene accettata dall’EUIPO e di conseguenza la forma della “Vespa” diviene marchio tridimensionale europeo registrato.
Senonché, meno di un anno dopo la registrazione del marchio, il 29 aprile 2014, la Zhejiang presenta una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in questione. Domanda che viene respinta integralmente dall’Ufficio.
Tale sconfitta non ferma, però, l’azienda cinese la quale, il 17 febbraio 2021, propone ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.
Proprio in questa sede le argomentazioni della ricorrente vengono, invece condivise dalla Commissione di ricorso, la quale accoglie le ragioni della Zhejiang e dichiara la nullità del marchio oggetto della controversia.
La Piaggio, però, non si arrende alla decisione della Commissione di ricorso e propone un nuovo appello presso il Tribunale UE, ove la situazione viene – nuovamente – sovvertita in favore dell’appellante (non a caso, si è parlato di “battaglia legale”).
Cosa ha portato il Tribunale UE ad annullare la decisone della Commissione di ricorso?
Le motivazioni che hanno spinto il Tribunale UE a pronunciarsi a favore della Piaggio vertono principalmente sul fatto che la Commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato l’insufficienza delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato.
A tal riguardo occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009 “Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.
Secondo la giurisprudenza, per determinare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve procedere ad un esame concreto e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata.
In questa valutazione entrano in gioco diversi fattori, tra i quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali, nonché i sondaggi di opinione.
Nel caso di specie, come si legge nella sentenza del Tribunale UE, hanno giocato un ruolo fondamentale la “presenza della “Vespa” nel Museum of Modern Art di New York, dei numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la “Vespa” fa parte dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, delle fotografie contenute nella pubblicazione intitolata “Il mito di Vespa”, le quali mostrano l’utilizzo degli scooter “Vespa” in film noti a livello mondiale, come “Vacanze romane”, o ancora della presenza di “Vespa club” in numerosi Stati membri, i quali erano idonei a dimostrare il carattere iconico della “Vespa” e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, anche in tutta l’Unione”.
Pertanto, il Tribunale conclude ritendo che la Commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel non aver tenuto conto dei suddetti elementi di prova, i quali erano, invece, tali da dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato in tutta l’Unione.
La decisone del Tribunale UE conferma quindi la validità del marchio tridimensionale europeo concernente la forma della famosa “Vespa” della Piaggio.
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